Saber quais são as formas de perda de uma marca é extremamente relevante para quem pretende agir no plano da prevenção. Sabemos que prevenir é melhor do que remediar. A prevenção é dos diligentes.

Antes de ingressar no tema é importante lembrar que a perda de uma marca acarreta grandes transtornos, prejuízos financeiros e de imagem. Alguns deles, irreparáveis.

Como criar uma marca distintiva para seu segmento sempre foi um grande preocupação nossa. Este artigo foi inicialmente escrito de outra forma. A versão original colocava nossas recomendações ao final, por acreditar que primeiro o leitor deveria ser esclarecido sobre determinados pontos técnicos.

Mas, por entender que nem todos tem interesse em prosseguir em uma leitura longa, nada obstante queiram de pronto saber sobre como criar uma marca, invertemos: colocamos o como fazer antes. E as explicações, para quem quiser entender, inserimos em outro artigo, mais longo.

Então, vamos tentar passar subsídios para que você saiba como criar uma marca distintiva para seu segmento.

Dessa forma, inicialmente e para explanar os critérios, criamos duas listas: uma para MARCAS NOMINATIVAS e outra para MARCAS MISTAS E FIGURATIVAS. Para saber o que é MARCA NOMINATIVA, MISTA E FIGURATIVA, considere sucintamente o seguinte:

Uso, propriedade e caducidade de marca

Através deste ensaio, vamos tratar do  uso, propriedade e caducidade de registro de marca e de suas repercussões. Prefacialmente, cabe lembrar que o presente ensaio, como muitos outros deste blog, visa sobretudo orientar tecnicamente até mesmo o leigo. Portanto, queremos que seja muito funcional e prático.

Nós bem sabemos do conhecido empreendedorismo inato do brasileiro, que o leva muitas vezes a arvorar-se em áreas fora de suas competências. O que não recomendamos… mas entendemos plenamente.

As etapas do processo administrativo de registro de marcas podem ser visualizadas no organograma que elaboramos abaixo e transcrevemos:

Basicamente, é um processo com início, meio e fim. Inicia com pedido de registro eletrônico, no site do INPI, com a discriminação dos dados legais mínimos. Estes dados, dentre outros, são, por exemplo, a especificação de qual marca está sendo requerida, qual a sua forma de apresentação e a classe.

Além disso, devem ser juntados os documentos legais, como procuração, em caso do requerente estar sendo representado por procurador (o que é altamente recomendável). Exige-se, também, contrato social, se requerido por empresa. E, claro, jamais esquecer a guia de pagamento e a prova de pagamento da mesma. A propósito, a expedição da guia e o pagamento da mesma é a primeira providência após o cadastro.

Ademais, é importante referir que se a marca for mista ou figurativa, deverá estar acompanhada do arquivo do logo em JPEG. Os demais documentos devem ser no formato PDF.

Efetuado tal pedido, o INPI efetua primeiro o exame formal, que é mais sucinto que o exame de mérito. Ultrapassada esta fase, o pedido é publicado, para que todos tenham ciência de que o pedido foi requerido. E abre-se prazo para eventual oposição de terceiros.

Se não existirem oposições, a busca prévia tiver sido bem feita, o INPI deve deferir o registro da marca, abrindo-se prazo para pagamento da concessão. Efetuado o pagamento, o registro é concedido. Se o registro foi concedido com infração à qualquer disposição da lei 9279/96, o mesmo pode ser anulado administrativamente.

Depois de passado tal prazo administrativo, o registro somente poderá ser anulado judicialmente. O prazo para prescrição da ação de nulidade judicial, a propósito, é de cinco anos. Sobre o tema, veja o julgamento do STJ, em  https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201801739387&dt_publicacao=09/05/2019..

Sobre a busca, fase prévia ao pedido, que é fundamental e de mais alta importância (não faça a mesma sozinho… sempre procure um profissional para fazer a mesma), confira artigo de nossa autoria, em https://www.marcasepatente.com.br/como-saber-se-a-marca-que-pretendo-registrar-nao-tem-dono-ou-esta-disponivel/.

Logicamente que esta é a descrição do processo sem problema algum e que por isso é deferido. No entanto, este percurso processual pode ser bem diferente se existirem problemas no pedido, e isso já é detectável no exame formal.

A partir da fase do exame formal a gravidade dos problemas – se existirem – somente aumenta, porque se trata de defeitos do mérito central da marca. Ou seja, de questões sobre poder ser deferido o registro ou não. Estes incidentes acarretam a abertura de prazos para atendimentos de exigências, oferta de razões de defesa e ataque, nulidades administrativas, oposições e recursos.

O organograma antes citado permite uma visão de quase todas as etapas do processo de registro de marcas.

Autor: Carlos Ignacio Schmitt Sant´Anna –  ©

É possível, sim, registrar marca sem contratar profissional. Mas não é aconselhável. O ato do pedido de registro é eletrônico. O ato do depósito aparentemente não guarda grande complexidade. A pessoa inscreve-se no site do INPI, pede a guia GRU, efetua o pagamento e efetua o depósito do pedido de registro da sua marca na classe desejada.

Depois, se nada der errado com seus procedimentos, ou se ninguém se opor (vale dizer, impugnar) o seu pedido, ele deve ser concedido. Em cerca de 15 meses, para mais ou menos.
Parece fácil, não?

Você pode perguntar: quais as razões para registrar a marca de seu negócio? Registrar marca é importante por vários motivos. A começar pela finalidade do signo, que é permitir ao fornecedor identificar rapidamente o seu produto ou serviço. O uso da marca permite ao detentor da mesma transmitir, mediante a identificação da procedência, uma série informações relevantes ao consumidor.

O que é uma marca forte? Esta questão surge cada vez mais. A expressão “forte”, contida na pergunta, não guarda relação somente com o aspecto SEGURANÇA, como pode sugerir uma rápida interpretação do questionamento. Na verdade, estamos tratando de DUAS FACES importantes da marca: SEGURANÇA e FUNCIONALIDADE.

O que fazer para ter uma marca. Essa é uma questão que passa na mente de todo empreendedor, quando iniciam-se seus primeiros passos para a construção de seu negócio. A providência básica para ter uma marca é obter o registro de um signo perante o órgão com atribuição legal de conceder registros de marca, que é a autarquia denominada Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI. Apesar de isso parecer óbvio, essa é a resposta mais direta à pergunta.

A questão da obrigatoriedade de ter marca registrada é tema que aflige o empreendedor que inicia sua trajetória.

Segundo a lei 9279/96, através de seu artigo 122, “São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.”. Veja a lei em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm .

Em artigo de nossa autoria, tratamos do tema da importância de registrar uma marca, que se relaciona diretamente com a obrigatoriedade de ter uma marca registrada. Veja em https://www.marcasepatente.com.br/registrar-uma-marca-porque-preciso-disso/ .

Para tal questionamento, e como tudo nesse mundo, não há uma resposta absoluta, pura e simples. Há respostas diversas. Mas em geral e em termos LEGAIS, a resposta é NÃO. A não ser em casos pontuais onde sistema jurídico determine a existência de uma marca, como no caso de medicamentos, por exemplo.

Classificação das marcas quanto à apresentação

Questões de grande importância para quem quer registrar a sua marca reside em saber como se classificam as marcas e qual a forma mais adequada de apresentação. A importância de saber isso reflete em circunstâncias que podem ser impeditivas do registro no momento do depósito do pedido junto ao INPI, ou mesmo por questões meramente econômicas.

Primeiramente, cabe explicitar que as marcas podem ser classificadas de acordo com as seguintes formas de apresentação:

Nominativa – Quanto à essa forma é relevante apenas o conteúdo de seu significado.

Figurativa – Nessa forma de apresentação identificam-se apenas o aspecto gráfico. É o logotipo não passível de ser lido. É a figura gráfica.

Mista – É composto de atributos da forma nominativa e da forma figurativa. É logotipo possível de ser lido.

Tridimensional – É a marca que composta em um objeto, de forma tridimensional, que atenda aos requisitos do artigo 124, XXI, da lei 9279/96 (art. 124. não é registrável como marca: XXI – A forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico”.) Exemplo: um formato de sabonete, para produto, um boneco para serviços de telecomunicações (exemplos retirados do site do INPI). Esse tipo de forma de apresentação é mais utilizada em casos pontuais.

Mas então, qual a mais adequada escolha da forma de apresentação da marca a ser requerida perante o INPI?

Bem, desde que o seu logotipo já seja o definitivo (as vezes se faz um logo temporário, por diversos motivos), consideramos como a primeira opção a proteção completa, que é composta das formas figurativa (se você tiver uma marca apenas figurativa), nominativa e mista. Se sua marca não possui apresentação figurativa, mas sim a mista, então, procure registrar nas formas MISTA e NOMINATIVA.

Através desta estrutura de proteção você poderá se proteger de várias formas. A primeira delas reside na proteção para casos em que alguém diga que a apresentação gráfica (e não a ideológica ou nominativa) de sua marca imita marca registrada. Se o titular de tal marca registrada, supostamente imitada pela sua na parte gráfica, vier a ajuizar demanda de nulidade de nulidade de marca e vencer, você terá anulada a sua marca mista.

Quanto à demanda de nulidade de marca, para que você saiba que a mesma existe e pode acarretar muitas dores de cabeça, podemos indicar decisão do STJ, tratando do assunto, em https://ww2.stj.jus.br/processo/dj/documento/mediado/?componente=MON&sequencial=89524284&tipo_documento=documento&num_registro=201300572697&data=20181126&formato=PDF .

Entretanto e nesse caso, se você tiver apenas a forma MISTA, você estará em “maus lençóis”, pois terá perdido a sua marca. E, relembre-se, sempre “tem gente na fila”. Ou seja, existem em geral muitos pedidos anteriores ao seu que são iguais ou similares, somente à espera de serem avaliados. O pedido mais próximo do seu registro que estiver pendente de avaliação, poderá assumir o seu posto.

No entanto, se você tivesse tido a cautela de pedir o registro da sua marca TAMBÉM na forma nominativa, sua posição estaria garantida por esse outro registro. Você asseguraria a posição através da nominativa e poderia seguir construindo a sua nova forma mista. Veja, pois, com apenas um exemplo, a importância da classificação das marcas quanto à apresentação.

Além desse caso, podemos citar outro motivo para você escolher as duas formas de apresentação. Imagine que por algum descuido qualquer, a sua marca mista comece a ser usada de forma DIFERENTE da forma como foi registrada.

Isso configura o não uso da marca. Se esse não uso for superior a cinco anos e seu principal concorrente souber disso e tiver provas de tal fato, poderá pedir a caducidade de sua marca mista e o resultado poderá vir a ser a extinção da sua marca perante o INPI.

E, novamente, se não existir o registro na forma nominativa, você terá perdido sua marca. Esse é mais um exemplo que revela a relevância da classificação das marcas quanto à apresentação.

Entretanto, como tudo na vida, pode ser que você não tenha recursos para diretamente pedir todas as formas de apresentação de suas marcas.

Principalmente se as marcas forem requeridas em mais de uma classe, situação que onera a situação marcaria. Imagine, por exemplo, que você tenha que registrar sua marca em cinco classes distintas, porque seu negócio possui várias frentes. Cinco classes vezes dois tipos de formas de apresentação, somam dez pedidos de registros.

Assim sendo, diante deste tipo de quadro, que não é incomum, aconselhamos primeiramente que seja efetuado o pedido da classe mais preponderante (dentre as classes escolhidas) nas formas MISTA e NOMINATIVA. E quanto às demais classes, pedir INICIALMENTE apenas na forma mista.

Com o passar do tempo e com mais recursos, aconselhamos a fortalecer a posição, requerendo as respectivas nominativas que deixaram de ser depositadas ao início dos trabalhos de registros. Para se ter mais segurança quanto à  propriedade de sua marca. Veja isso em nosso artigo, em https://www.marcasepatente.com.br/o-que-e-uma-marca-forte/ . Aqui, então, temos mais um exemplo que faz aflorar a importância de conhecer a classificação das marcas quanto à apresentação.

Poderiam ser elencados outros motivos, muitos pontuais e importantes apenas para alguns tipos de negócios. Porém o objetivo do presente ensaio é meramente ilustrar e auxiliar o interessado de forma mais básica. E o nosso conselho final é que sempre procure um profissional para tratar deste tema tão relevante quanto ao registro de sua marca.